Die Unterscheidungskraft von Wortmarken

Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes sowie des Bundespatentgerichts zu § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz

Masterarbeit , 2013 , 90 Seiten , Note: 1,5

Jura - Medienrecht, Multimediarecht, Urheberrecht

In der Arbeit werden zunächst die Begrifflichkeiten, Funktionen und die Arten der Marke definiert. Dann wird auf die Entwicklung der marken-rechtlichen Vorschriften eingegangen und es werden die, zur Anmeldung einer Marke erforderlichen, Voraussetzungen beschrieben. Im Hauptteil geht es um die fehlende Unterscheidungskraft als Schutzhindernis. Dabei wird auf Urteile und Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) und des Bundespatentgerichts Bezug genommen. Abschließend werden die Widerspruchsrechte und Rechtswege von Markenanmeldern und Dritten aufgezeigt.

Das Ziel dieser Ausarbeitung ist es herauszustellen, aus welchen Gründen das DPMA im Hinblick auf die fehlende Unterscheidungskraft bei Markenanmeldungen, zu fraglichen Entscheidungen gekommen ist. Dazu wird untersucht, wie diese Entscheidungen vom Bundespatentgericht bewertet wurden. Aufgrund der beachtlichen praktischen Bedeutung werden nur Wortmarken betrachtet.

Marken sind geschützte Kennzeichen, denen bei schnell verändernden Märkten eine wachsende Bedeutung zukommt. Kunden haben Vertrauen in eine Marke und binden sich über diese an verschiedene Produkte und Unternehmen. Aus Schutzgründen sollte eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet werden, da die Marke ansonsten von jedermann verwendet werden kann. Bei der Anmeldung einer Marke müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden. Diese werden vom DPMA geprüft. Das DPMA entscheidet, ob eine Marke schutzfähig ist und in das Register des DPMA eingetragen wird. Der Eintragung einer Marke können verschiedene Schutzhindernisse entgegenstehen. Insbesondere das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz (MarkenG) ist dabei von erheblicher praktischer Bedeutung.

Vom DPMA wurden immer wieder Entscheidungen über das Bestehen von Schutzhindernissen getroffen, die dann von der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts anders bewertet wurden. Durch die Richtlinie für Markenanmeldungen des DPMA vom 13.6.2005 wurde ein Rahmen geschaffen, um die Beurteilungen nachvollziehbarer zu machen und eine einheitliche Beurteilungspraxis zu schaffen. Trotzdem werden immer wieder sehr viele Marken von den Gerichten anders beurteilt als vom DPMA.

Inhalt

Tabellenverzeichnis

Abkurzungsverzeichnis

A. Einleitung

B. Definition, Arten und Funktionen der Marke

C. Rechtliche Grundlagen
I. Markenschutz-, Warenbezeichnungs- und Warenzeichengesetz
II. Europaische Richtlinien und internationale Ubereinkommen
III. Das deutsche Markengesetz

D. Anmeldung einer Marke
I. Zustandigkeitin Deutschland
II. Voraussetzungen fur die Eintragung
III. Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt

E. Die Unterscheidungskraft bei Wortmarken
I. Beurteilungsmaftstabe
II. Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamtes
1. Entscheidungenzu umgangssprachlichen Begriffen
2. Entscheidungen zuWortfolgen
3. Entscheidungen zu Wortkombinationen
4. Entscheidungen zu Buchstaben und Zahlen
5. Entscheidungen zu Werbeslogans
6. Entscheidungenzu Personennamen
7. Entscheidungen zu fremdsprachigen Begriffen
8. Entscheidungen zu fremdsprachigen Wortkombinationen und - folgen
III. Haufigkeit bestimmter Fehlentscheidungen
1. Waren Oder Dienstleistungen ungenau beurteilt
2. Interpretationsbedurftigkeit nicht erkannt
3. Ungewohnlichkeit nicht berucksichtigt
4. Unzureichende Recherchen durchgefuhrt
5. Verkehrskreise falsch eingeschatzt
6. Bedeutung einer Bezeichnung falsch eingeschatzt
7. Anbringungsmbglichkeiten nicht beachtet

F. Konsequenzen aus den gewonnenen Erkenntnissen
I. Fehlentscheidungen vermeiden
1. Mbglichkeiten des Anmelders
2. Mbglichkeiten des DPMA
3. Mbglichkeiten des Bundespatentgerichts
II. Widerspruchsrechte nutzen
1. Beschwerde und Widerruf einlegen
2. Lbschungsantrag stellen

G. Zusammenfassung

Anhang

Literatur

Internetquellen

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ubersicht uber die Haufigkeit von Fehlentscheidungen

Tabelle 2: Haufigkeit von Fehlentscheidungen bei der Beurteilung von Waren und Dienstleistungen

Tabelle 3: Haufigkeit von Fehlentscheidungen bei der Erkennung der

Tabelle 4: Haufigkeit von Fehlentscheidungen aufgrund der Ungewbhnlichkeit von Wortmarken

Tabelle 5: Haufigkeit von Fehlentscheidungen aufgrund unzureichender Recherchen

Tabelle 6: Haufigkeit von Fehlentscheidungen aufgrund falscher Einschatzung der Verkehrskreise

Tabelle 7: Haufigkeit von Fehlentscheidungen aufgrund falsch beurteilter Bezeichnungen

Tabelle 8: Haufigkeit von Fehlentscheidungen aufgrund nicht beachteter Anbringungsmbglichkeiten

Abkurzungen

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

A. Einleitung

Marken sind geschutzte Kennzeichen, denen bei sich bei schnell verandernden Markten eine wachsende Bedeutung zukommt. Kunden haben Vertrauen in eine Marke und binden sich uber diese an verschiedene Produkte und Unternehmen. Aus Schutzgrunden sollte eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet werden, da die Marke ansonsten von jedermann verwendet werden kann. Bei der Anmeldung einer Marke mussen verschiedene Voraussetzungen erfullt werden. Diese werden vom DPMA gepruft. Das DPMA entscheidet, ob eine Marke schutzfahig ist und in das Register des DPMA eingetragen wird. Der Eintragung einer Marke kbnnen verschiedene Schutzhindernisse entgegen stehen. Insbesondere das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz (MarkenG)¹ ist dabei von erheblicher praktischer Bedeutung.

Vom DPMA wurden immerwieder Entscheidungen uber das Bestehen von Schutzhindernissen getroffen, die dann von der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts anders bewertet wurden. So wurden Marken vom DPMA als eintragungsfahig angesehen, denen von der Rechtsprechung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zugesprochen wurde, was damit eine Eintragung ausschlieftt. Fur Anmelder einer Marke ist es daher schwierig im Voraus zu beurteilen, ob die Marke die erforderliche Unterscheidungskraft aufweist. Durch die Richtlinie fur Markenanmeldungen des DPMA vom 13.6.2005 wurde ein Rahmen geschaffen, urn die Beurteilungen nachvollziehbarer zu machen und eine einheitliche Beurteilungspraxis zu schaffen. Trotzdem werden immer wieder sehr viele Marken von den Gerichten anders beurteilt, als vom DPMA.

Das Ziel dieserAusarbeitung ist es herauszustellen, aus welchen Grunden das DPMA im Hinblick auf die fehlende Unterscheidungskraft bei Markenanmeldungen zu fraglichen Entscheidungen gekommen ist. Dazu wird untersucht, wie diese Entscheidungen vom Bundespatentgericht bewertet wurden. Aufgrund der beachtlichen praktischen Bedeutung werden nur Wortmarken betrachtet.

Vom Aufbau her werden in dieser Ausarbeitung zunachst die Begrifflichkeiten, Funktionen und die Arten der Marke definiert. Dann wird auf die Entwicklung der markenrechtlichen Vorschriften eingegangen und es werden die zur Anmeldung einer Marke erforderlichen Voraussetzungen beschrieben. Im Hauptteil geht es um diefehlende Unterscheidungskraft als Schutzhindernis. Dabei wird auf Urteile und Beschlusse des DPMA und des Bundespatentgerichts Bezug genommen. Abschlieftend werden die Widerspruchsrechte und Rechtswege von Markenanmeldern und Dritten aufgezeigt.

B. Definition, Arten und Funktionen der Marke

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Markengesetzes ist die Marke ein geschutztes Kennzeichen. Kennzeichen dienen dazu Personen, Unternehmen, Waren Oder Dienstleistungen zu individualisieren und zu kennzeichnen.² Aufterdem sind nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG geschaftliche Bezeichnungen und nach Nr. 3 geografische Herkunftsangaben ebenfalls Kennzeichen. Aus § 3 MarkenG ergibt sich keine konkrete Definition, doch kann aus der Umschreibung der aufteren Erscheinungsformen der Begriff der Marke naher bestimmt werden. Danach sind Marken

,,alle Zeichen, insbesondere Worter einschliefclich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Horzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschliefclich der Form einer Ware Oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschliefclich Farben und Farbzusammenstellungen [...], die geeignet sind, Waren Oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“

Bei Marken handelt es sich somit zunachst um Zeichen. Als ein Zeichen wird das tatsachlich verwendete Kennzeichnungsmittel verstanden.³ Marken dienen der Kennzeichnung von Produkten, Produktsortimenten Oder Unternehmen und schaffen klare Merkmale, um sich von anderen Waren Oder Dienstleistungen abzugrenzen. So wird aus einem anonymen Produkt durch die Kennzeichnung ein unverwechselbarer Markenartikel geschaffen, der Vertrauen bei den Kunden schafft und dadurch Vorteile im Wettbewerb verspricht. Die Marke wird im Gedachtnis des Kunden verankert und der Kunde verlasst sich auf das hinter der Marke stehende Produkt. Das Unternehmen ist verantwortlich fur die gleichbleibende Qualitat der Ware Oder Dienstleistung, die die Marke bezeichnet.⁴ Es werden auf diesem Wege starke Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden hergestellt.⁵

Entsprechend der standigen Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofes (EuGH) ist die Hauptfunktion einer Marke dem Verbraucher Oder Endverbraucher die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten, indem sich diese von den Waren Oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet.⁶ Daneben kommt der Marke nach dem Loreal-Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 18.6.2009 auch eine Qualitats-, Werbe-, Investitions- und Kommunikationsfunktion zu.⁷

- Die Qualitatsfunktion beinhaltet die Gewahrleistung einer gleichbleibenden Qualitat, fur die ein einziges Unternehmen verantwortlich ist.⁸
- Werbefunktionen erfullen Marken, indem ein Wiedererkennungswert geschaffen wird, der ein positives Image suggerieren soil, urn so Vertrauen zu schaffen und eine Bindung des Kunden an die Marke zu erwirken. Die Marke ist dadurch Teil eines Wettbewerbs.⁹
- Durch die Investitionsfunktion einer Marke wird ein Ruf erworben Oder gewahrt, urn dadurch die Verbraucher an die Marke zu binden. Dies uberschneidet sich teilweise mit der Werbefunktion, doch kann ein Ruf durch verschiedene Geschaftsmethoden aufgebaut werden.¹⁰
- Die Kommunikationsfunktion beschreibt die durch eine Marke entstehende Kommunikationsbeziehung zwischen Markeninhaber und Verbraucher.¹¹

Marken treten in unterschiedlichen Formen auf. Neben Wort- Oder Bildmarken existieren unter anderem auch Hbrmarken, Farbmarken Oder Tastmarken. Auch gibt es Kombinationen verschiedener Markenformen wie zum Beispiel Wort-Bildmarken. So wird nicht nur durch ein Wort, sondern auch durch einen pragnanten Namen, ein Zeichen, einen Klang Oder ein Bild eine unverkennbare Marke geschaffen.

Im rechtlichen Bereich existieren mehrere Arten von Marken, die sich aufgrund verschiedener Merkmale voneinander abgrenzen. In § 4 MarkenG ist erfasst, welche Markenformen einen Markenschutz beanspruchen kbnne. Danach existieren Registermarken, Benutzungsmarken und Notorietatsmarken. Die Registermarke entsteht in Deutschland durch Eintragung in das beim DPMA gefuhrte Register. Bei nationalen Marken erstreckt sich der Schutzbereich auf das Gebiet Deutschlands. ,¹² International werden Marken beim internationalen Buro der Weltorganisation furgeistiges Eigentum (WIPO) in Genf eingetragen. Diese Marken finden ihren Schutz in den 186 Mitgliedsstaaten der Weltorganisation fur geistiges Eigentum, wie beispielsweise China, USA Oder Australien.¹³ Internationale Marke sind den Registermarken nach §107 und § 119 MarkenG gleichgestellt. Keine Marke im Sinne des Markengesetzes sind Gemeinschaftsmarken, die beim Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt in Alicante in Spanien angemeldet werden. Diese unterliegen der Gemeinschaftsmarkenverordnung.

Neben der Registermarke gibt es auch Benutzungsmarken, die durch die tatsachliche Inanspruchnahme der Marke entstehen.¹⁴ Die Benutzung der Marke muss dazu markenmaftig erfolgt sein. Das bedeutet, die Marke dient als Hinweis auf ein konkretes Unternehmen.¹⁵ Aufterdem muss die Marke Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise erlangt haben, das heiftt, sie muss von einem beachtlichen Teil des inlandischen Publikums als Herkunftshinweis auf den Markeninhaber erkannt werden und zur Unterscheidung von gleichen Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen dienen. Dabei kbnnen auch eine ortliche Bekanntheit und ein geringer Durchsetzungsgrad ausreichen.¹⁶ Abzustellen ist auf die beteiligten Verkehrskreise, also die Abnehmer und Verbrauchen der Waren Oder Dienstleistungen.¹⁷ Soil eine Marke als Benutzungsmarke eingetragen werden sind verschiedene Nachweise notwendig, wie Angaben uber den Beginn, uber den Umfang sowie uber die Art der Benutzung und die Form der Marke. Aufterdem sind Gutachten der Meinungsforschung erforderlich.¹⁸ Die Benutzungsmarke genieftt dann den gleichen Schutz wie die Registermarke.¹⁹

Im Unterschied zur Benutzungsmarke muss die Notorietatsmarke nach § 4Nr.3 MarkenG einen wesentlichen grofteren Bekanntheitsgrad aufweisen. Sie entsteht durch allgemeine und offenkundige Bekanntheit einer Marke in einem wesentlichen Teil des Inlands.²⁰ Eine ortliche Bekanntheit ist fur eine Notorietatsmarke nicht ausreichend. Abzustellen ist auf die allgemeine Bekanntheit der Marke als Unterscheidungsmittel von Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Unternehmen bei den Abnehmern und Verbrauchern aber auch bei Handlern und Wettbewerbern.²¹ So werden vorallem auslandische Marken geschutzt, die im Inland nicht benutzt werden, aber notorisch bekannt sind.²²

C. Rechtliche Grundlagen

Zu den rechtlichen Grundlagen zahlen neben den deutschen Gesetzen auch europaische Richtlinien und internationale Ubereinkommen. Urn einen Uberblick zu geben, wie der Schutz von Marken entwickelt wurde, wird zunachst auf die Entwicklung der deutschen Gesetze eingegangen. Danach folgen Erlauterungen, welche europaischen und internationalen Vorschriften fur das Markenrecht und speziell fur die Unterscheidungskraft von Marken bedeutend sind und welche Auswirkungen diese Regelungen fur das deutsche Markenrecht haben.

I. Markenschutz-, Warenbezeichnungs- und Warenzeichengesetz

Mit dem Gesetz uber Markenschutz vom 30.11.1874 begann in Deutschland der gesetzliche Schutz von Marken.²³ Erstmals konnten Gewerbetreibende Zeichen anmelden, die der Unterscheidung ihrer Waren von anderen Waren dienten. Damals konnten nur bildliche Zeichen in das Handelsregister eingetragen werden, dagegen waren Wortmarken nicht schutzfahig.

Die bildlichen Zeichen mussten gemaft § 2 deutlich dargestellt werden und der Anmeldung war ein Verzeichnis mit den entsprechenden Warengattungen beizufugen. Aufterdem konnten nur Waren, nicht aber Dienstleistungen gekennzeichnet werden. Versagt wurde die Eintragung, wenn das Zeichen nur aus Buchstaben, Wbrtern Oder Zahlen bestand Oder wenn es bffentliche Wappen Oder Argernis erregende Darstellungen enthielt. Eine Versagung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft war nicht Bestandteil dieses Gesetzes.

20 Jahre spater, im Jahr 1894, wurde das Gesetz uber Markenschutz von dem Warenbezeichnungsgesetz abgelbst. Neben Bildmarken waren nun auch Wortmarken geschutzt.²⁴ Es wurde ein Anmeldeverfahren mit Prufungssystem beim Kaiserlichen Patentamt eingefuhrt und das Gesetz um verschiedene Versagungsgrunde erweitert. Allerdings ging es auch hier noch nicht um die fehlende Unterscheidungskraft. Dafur wurde unter anderem aber der Schutz von Freizeichen eingefuhrt.²⁵ Das Kaiserliche Patentamt wurde 1919 in das Reichspatentamt umbenannt.

Eine Neuordnung des Gesetzes fand 1936 durch das Warenzeichengesetz statt.²⁶ Grundlegende Anderungen gab es nicht, jedoch wurde nun den Versagensgrunden in § 4 Abs. 2 Nr. 1 die fehlende Unterscheidungskraft hinzugefugt. Zustandig fur die Verwaltung der Warenzeichen war ab dem I. 10.1949 das Deutsche Patentamt mit Sitz in Munchen.²⁷ Es folgte der Erlass weiterer Gesetze, durch die unter anderem der Benutzungszwang einer Marke eingefuhrt und die Eintragbarkeit von Dienstleistungsmarken ermbglicht wurden.²⁸ In der DDR wurde das Warenzeichengesetz von 1936 durch das Warenzeichengesetz vom 17.2.1954 abgelbst. Zustandig war das Amt fur Erfindungs- und Patentwesen in Berlin. Nach der Wiedervereinigung am 3.10.1990 ubernahm das Deutsche Patentamt die Aufgaben des Amtes fur Erfindungs- und Patentwesen.²⁹

II. Europaische Richtlinien und internationale Ubereinkommen

Auf internationaler Ebene wurden 1883 die Pariser Verbandsubereinkunft (PVU)³⁰ uber Handelsmarken und Patente sowie 1891 das Madrider Abkommen uber international registrierte Marken³¹ und das Protokoll zum Madrider Markenabkommen³² verabschiedet. Die PVU regelt unter anderem den Schutz von Marken, Handelsnamen und Herkunftsangaben. Da das deutsche Markengesetz nach den Vorgaben der PVU gestaltet und ausgelegt wurde, fuhrten die Bestimmungen der PVU zum Markenschutz zu keinem anderen Ergebnis als das deutsche Markengesetz.³³ So ist auch der Versagungsgrund aufgrund fehlender Unterscheidungskraft in der PVU in Art. 6^uin^uies B Nr.2 1. Alt zu finden.

Das Madrider Abkommen uber international registrierte Marken und das Protokoll zum Madrider Markenabkommen stellen als Madrider System ein Sonderabkommen der Pariser Verbandsubereinkunft dar. Durch das Madrider Abkommen kbnnen Registermarken vereinfacht bei der Weltorganisation furgeistiges Eigentum angemeldet werden. Das Deutsche Patent- und Markenamt entscheidet uber die nationale Anmeldung und leitet bei Zustimmung den Antrag zur Registrierung der internationalen Marke an die Weltorganisation fur geistiges Eigentum weiter. Die internationale Marke ist also nureine Bundelung von nationalen Marken.³⁴

Auf europaischer Ebene wurde nach Grundung der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaf die Erste Richtlinie Nr. 89/104/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten uber die Marken (Markenrichtlinie) am 21.12.1988 verabschiedet.³⁵ Diese Richtlinie diente der Vereinheitlichung des Markenschutzes der europaischen Mitgliedstaaten. Hier wurde in Artikel 3 Abs. 1 lit. b die fehlende Unterscheidungskraft als Eintragungshindernis erfasst. Zusatzlich wurde am 20.12.1993 die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates uber die Gemeinschaftsmarke mit fehlender Unterscheidungskraft als Eintragungshindernis in Artikel 7 Abs. 1 lit. b erlassen.³⁶

Die supranational geltenden Vorschriften zum Markenrecht uber die Gemeinschaftsmarken wurden ab 1996 von der europaischen Zentralbehbrde, dem Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt, verwaltet. Das Ziel dieser Einrichtung ist unter anderem die Vorgehensweisen der Amter aus unterschiedlichen Landern anzugleichen, urn so eine erhbhte Ubereinstimmung zu erwirken.³⁷ Eine Gemeinschaftsmarke kann nur angemeldet werden, wenn sie in alien europaischen Landern schutzfahig ist.³⁸ Die Verordnung uber die Gemeinschaftsmarke wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26.2.2009 uber die Gemeinschaftsmarke erneuert.³⁹ Auch die Markenrichtlinie wurde neu gegliedert und als Richtlinie 2008/95/EG erlassen.⁴⁰ Die Bestimmungen uber die fehlende Unterscheidungskraft blieben bestehen.

Da eine europaweite Regelung uber Rechtsfolgen nicht Bestandteil der Markenrichtlinie war, wurde die Richtlinie 2004/48/EG vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie) erlassen.⁴¹ Vorallem wurden die Mitgliedsstaaten verpflichtet, Sanktionen gegen Nachahmer und Produktpiraten anzuwenden. Eine Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie in Deutschland erfolgte durch das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7.7.2008.⁴² Die Neuregelungen dieses Gesetzes umfassen unter anderem die Beweisbeschaffung und Beweissicherung, die Auskunftsanspruche, sowie die Unterlassungs- und Schadensersatzanspruche.

III. Das deutsche Markengesetz

Am 25.10.1994 verabschiedete der deutsche Gesetzgeber das aktuell geltende Markengesetz und setzt damit die verbindlichen Vorschriften der europaischen Markenrichtlinie und der PVU urn. Regelungen die sich zuvor auf das Warenzeichengesetz, das Gesetz fur den unlauteren Wettbewerb, das Patentgesetz, sowie verschiedene Nebengesetze erstreckten, fanden sich nun gebundelt im Markengesetz wieder.⁴³

Gegliedert ist das Markengesetz in neun Teile und insgesamt 165 Paragraphen. Das Markenverfahrensrecht ebenso wie das Recht der Unternehmenskennzeichen sowie das Recht geografischer Herkunftsangaben wurden in das Markengesetz integriert. In den folgenden Jahren gab es viele Erganzungen und Anderungen, wie das Markenanderungsgesetz von 19.7.1996 durch das §§ 125a-125 h eingefugt wurden.⁴⁴ In diesen Paragraphen wird die Schnittstelle des Gemeinschaftsmarkenrechts mit dem nationalen Recht geregelt. Die fehlende Unterscheidungskraft wurde in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als absolutes Schutzhindernis erfasst.

Bei der Auslegung des Markengesetzes gilt der vorrangige Grundsatz, dass diese richtlinienkonform erfolgen muss.⁴⁵ Sowohl die europaische Markenrichtlinie als auch die Durchsetzungsrichtlinie enthalten zwingendes Recht fur ihre Mitgliedsstaaten, es werden aber auch Regelungsoptionen erbffnet.⁴⁶

D. Anmeldung einer Marke

Die Anmeldung einer Marke ist erforderlich, urn den absoluten Schutz der Marke gegenuber jedermann zu bewirken. Zustandig ist das Deutsche Patent- und Markenamt in der Niederlassung Jena. Eine Anmeldung unterliegt verschiedenen Voraussetzungen. Sie mussen erfullt werden, damit die Marke im Register eingetragen werden kann und eine Schutzwirkung entsteht.

I. Zustandigkeit in Deutschland

In Deutschland werden Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Wie bereits dargestellt entwickelte sich das Amt aus dem 1877 in Berlin gegrundeten Kaiserlichen Patentamt, das ab 1919 in Reichspatentamt umbenannt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Reichspatentamt geschlossen, woraufhin 1948 Annahmestellen in Berlin und Darmstadt gegrundet wurden. Im Jahr 1949 erfolgte dann in Munchen die Grundung des Deutsche Patentamtes, das 1998 in „Deutsches Patent- und Markenamt" kurz DPMA umbenannt wurde.⁴⁷

Das DPMA ist als Bundesoberbehbrde dem Bundesministerium fur Justiz nachgeordnet und dient der Erteilung und Verwaltung gewerblicher Schutzrechte. Bei den Geschaftsstellen in Munchen, Berlin und Jena sind insgesamt etwa 2600 Mitarbeiter unter der derzeitigen Leitung der Prasidentin Cornelia Rudloff-Schaffer beschaftigt. Neben der Eintragung von Marken ist dieses Amt auch fur die Erteilung von Patenten sowie die Eintragung von Gebrauchsmustern und Geschmacksmustern zustandig. Das DPMA ist zur Informierung der Offentlichkeit uber gultige Schutzrechte gesetzlich verpflichtet. Erfullt wird diese Verpflichtung durch die im Internet offentlich zuganglichen Publikations- und Recherchedienste, die auch im Rahmen von Markenrecherchen hilfreich und bedeutsam sind.

Das DPMA arbeitet auf nationaler Ebene eng mit Partnern, Behbrden und Institutionen des gewerblichen Rechtschutzes zusammen. Auf europaischer und internationaler Ebene wird das DPMA durch eine Zusammenarbeit mit dem HABM und durch die Arbeit in Gremien der Weltorganisation fur geistiges Eigentum den wachsenden Anforderungen des gemeinsamen europaischen und des internationalen Marktes gerecht.⁴⁸ Verwaltet werden die Markenverfahren in der Hauptabteilung 3 des DPMA in der Dienststelle Jena. Aufterdem werden dort Anmeldungen bearbeitet und Widerspruche gepruft. Zurzeit sind insgesamt 784820 Marken eingetragen, wobei viele Marken bereits seit uber 100 Jahren angemeldet sind. Im Jahr 2012 wurden beim DPMA 59849 Marken angemeldet und 46099 Marken eingetragen, was im Vergleich zu den Vorjahren einen Ruckgang darstellt. Dieser Ruckgang ist auf zunehmende Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken bei dem HABM in Alicante zuruckzufuhren.

Anerkannte Kooperationspartner des DPMA sind mehr als 20 Patentinformationszentren in Deutschland, die umfangreiche Informationen zum gewerblichen Rechtschutz bieten und auch Markenanmeldungen entgegen nehmen.⁴⁹

II. Voraussetzungen fur die Eintragung

Die Eintragung einer Marke setzt eine Markenfahigkeit gemaft § 3 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 MarkenG voraus. Zunachst muss es sich bei einer Marke urn ein Zeichen im Sinne des §3Abs. 1 MarkenG handeln. Zeichen kbnnen insbesondere Wbrter wie Personennamen, aber auch Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hbrzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschlieftlich der Form einer Ware Oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschlieftlich Farben und Farbzusammenstellungen sein. Die Aufzahlung aus § 3 Abs. 1 MarkenG ist nicht abschlieftend, sondern zahlt nur Beispiele auf. So kbnnen beispielsweise auch Geruchsmarken ein Zeichen nach § 3 Abs. 1 MarkenG darstellen.⁵⁰

Wie bereits unter dem Punkt ^Definition, Arten und Funktionen von Marken" erlautert, muss eine Marke nach § 3 Abs.1 MarkenG geeignet sein, sich von den Marken anderer Unternehmen abzugrenzen und als Hinweis fur die betriebliche Herkunft dienen.⁵¹ Hier ist die abstrakte Unterscheidungskraft einer Marke gefordert, bei der allgemein gepruft wird, ob das Zeichen uberhaupt geeignet ist, sich von anderen Waren Oder Dienstleitungen abzugrenzen. Die Marke muss dabei die Produkte nicht identifizieren, sondern sich dazu eignen, Produkte zu individualisieren.⁵² Entscheidend ist, wie die maftgeblichen Verkehrskreise die Marke aufnehmen ohne eine analysierende Betrachtungsweise vorzunehmen.⁵³ Die Unterscheidungseignung wird nur sehr selten verneint.⁵⁴

Zudem muss sich eine Marke gemaft § 8 Abs. 1 MarkenG graphisch darstellen lassen, damit sich ein „klares, eindeutiges und objektives Abbild"⁵⁵ der Marke ergibt. Dadurch kann der genaue Gegenstand des Schutzes bestimmt und die Marke der Offentlichkeit zuganglich gemacht werden.⁵⁶ Graphisch darstellen bedeutet, dass die Marke mit Hilfe von Linien, Figuren Oder Schriftzeichen identifiziert werden kann und „klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zuganglich, verstandlich, dauerhaft und objektiv"⁵⁷ ist.⁵⁸ Dadurch kann uberpruft werden, ob die Marke etwaige Rechte alterer Marken verletzt.⁵⁹

Problematisch wird die grafische Darstellbarkeit beispielsweise bei Hbrmarken. Diese kbnnen zwar nach §11 MarkenV durch Wiedergabe einer Notenschrift Oder ein Klangspektrum dargestellt werden, doch sind beispielsweise Tierlaute Oder Zeichen, die durch eine Beschreibung in Schriftsprache erlautert werden, nicht eintragbar.⁶⁰ Bei Benutzungsmarken nach § 4 Nr. 2 MarkenG wird das Zeichen bereits durch die Benutzungsform bestimmt, wodurch § 8 Abs. 1 MarkenG keine Anwendung findet.⁶¹

Eine weitere Voraussetzung fur die Eintragung ist ein genereller Benutzungswille, der darauf gerichtet ist, die Marke im Verkehr selbststandig Oder durch einen Dritten zu nutzen.⁶² Dieser wird bei der Anmeldung grundsatzlich angenommen und nicht uberpruft. In der europaischen Markenrichtlinie gibt es keinen Hinweis auf einen Benutzungswillen, insoweit kann dieser erst bei spateren Nachprufungen entscheidend sein.⁶³

Ausgeschlossen von einer Eintragung sind nach § 3 Abs. 2 MarkenG die Zeichen,

- die aus einer Form bestehen,
- die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
- die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist Oder
- die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Sofern eine dieser Voraussetzungen vorliegt, kann eine Marke nicht als Registermarke beim DPMA angemeldet werden. Die Markenfahigkeit ist absolut und damit zwingend erforderlich, damit eine Marke eingetragen werden kann.⁶⁴

III. Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt

Bevor eine Marke angemeldet werden kann, sollte der Anmelder selbststandig uber verschiedene Recherchemasken ermitteln, ob die Marke bereits in identischer Oder ahnlicher Form existiert, da eine solche Uberprufung vom DPMA nicht erfolgt. Zur Anmeldung einer Marke muss dann ein spezielles Formblatt verwendet werden, das auf der Webseite des DPMA heruntergeladen werden kann. Durch dieses Formblatt werden die Mindestanforderungen aus § 32 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG erfullt. Nach Eintragung der Anmelderangaben, muss die Marke wiedergeben werden. Dabei sind die Vorgaben fur die einzutragende Form des DPMA einzuhalten. So ist beispielsweise bei Wortmarken, die in den ublichen Schriftzeichen anzugeben sind, die Liste der verwendbaren Zeichen des DPMA zu beachten.

Waren und Dienstleistungen, fur die eine Marke eingetragen werden soil, mussen gemaft § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG genau benannt werden. In der Klassifikation von Nizza, einem internationalen Abkommen des Pariser Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums, werden dazu Waren und Dienstleistungen in 45 Klassen eingeteilt. Gemaft dieser Klassifikation haben Markenanmelder ihre Marke den entsprechenden Klassen einzuordnen und beim DPMA als Verzeichnis mit einzureichen.⁶⁵ Die Benennung kann sowohl in Form von Oberbegriffen, als auch in Form von Oberbegriffen in Zusammenhang mit konkreten Waren und Dienstleistungen erfolgen. Die Angaben mussen dabei klar und deutlich sein.⁶⁶ Zu beachten ist, dass nach einer Anmeldung keine Klasse mehr hinzugefugt werden kann. Je mehr Klassen angegeben werden, desto hbher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Widerspruch gegen die Eintragung von einem anderen Markeninhaber eingelegt wird.⁶⁷

Die Unterlagen zur Markenanmeldung kbnnen bei einer der Geschaftsstellen des DPMA Oder bei den Patentinformationszentren eingereicht werden. Auch eine elektronische Ubermittlung ist mit qualifizierter elektronischer Signatur uber die Software DPMAdirekt mbglich. Gemeinsam mit einer Empfangsbestatigung erhalt der Anmelder die Aufforderung zur Entrichtung einer Gebuhr, die sich aus der Art der Anmeldung, der Anzahl der Klassen und aus eventuell zusatzlich anfallenden Gebuhren zusammensetzt. Nach Entrichtung der Gebuhr erfolgt eine Prufung durch das DPMA. Es besteht ein Anspruch auf Eintragung der Marke, wenn die Anmeldeerfordernisse erfullt sind und kein absolutes Schutzhindernis, wie zum Beispiel die fehlende Unterscheidungskraft, entgegen steht.⁶⁸

Das DPMA halt sich bei der Prufung an die „Richtlinie Markenanmeldungen" vom 13.6.2005. Diese Richtlinie dient dazu, Prufungsgrundsatze zu erlautern und einen Uberblick uber die Prufungsverfahren zu geben. Erfolgt eine Anmeldung, wird diese im elektronischen Markenblatt verbffentlicht und der Markeninhaber erhalt eine Urkunde uber die Eintragung der Marke.⁶⁹ Die Marke ist dann mit einer Schutzdauer von 10 Jahren im Register des DPMA eingetragen und die Schutzdauer kann gegen entsprechende Gebuhr beliebig oft verlangert werden.⁷⁰

E. Die Unterscheidungskraft bei Wortmarken

Markenschutz wird vom DPMA nur gewahrt, wenn keine Hindernisse dem Schutz entgegen stehen. Diese Hindernisse ergeben sich aus § 8 Abs. 2 MarkenG und werden vor Eintragung einer Marke vom DPMA von Amts wegen gemaft § 59 Abs. 1 MarkenG uberpruft. Absatz 1 und 2 des § 8 Abs. 2 MarkenG enthalten einen abschlieftenden Katalog von mbglichen Schutzhindernissen, die dazu dienen unberechtigte Monopole zu vermeiden.⁷¹ Sofern keine Schutzhindernisse der Eintragung entgegen stehen, ist die Marke einzutragen. Das DPMA hat bei der Entscheidung kein Ermessen.⁷²

Liegen Schutzhindernisse vor, fuhren diese zu einer Abweisung des Antrages gemaft § 37 Abs. 1 MarkenG. Zuvor wird jedoch ein Beanstandungsbescheid vom DPMA mit einer Aufforderung zur Beseitigung der Mangel an den Anmelder versandt. Erst wenn er dieser Aufforderung nicht nachkommt, wird der Antrag endgultig abgewiesen und dem Anmelder der Zuruckweisungsbescheid zugeschickt.⁷³ Die Regelung setzt die bindende Vorschrift der Artikel 2 und 3 der Markenrichtlinie urn und entspricht Artikel 4 und 7 der Verordnung uber die Gemeinschaftsmarke sowie Art. 6ter und Art. 6^uin^uies PVU.

Eines der am haufigsten auftretenden Schutzhindernisse bei Wortmarken ist die fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.⁷⁴ Hier wird die konkrete Unterscheidungskraft gefordert, wahrend in § 3 MarkenG abstrakt gefordert wird, dass sich die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden mussen. Nach dem Beschluss des BGH vom 19.1.1995 ist die Unterscheidungskraft

,,die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur Waren (oder Dienstleistungen) eines Unternehmens gegenuber solchen anderer Unternehmen aufgefafct zu werden“⁷⁵

Die Ware Oder Dienstleistung, fur die die Eintragung der Marke bestimmt ist, muss im Hinblick auf die einzutragenden Waren- und Dienstleistungsklassen eindeutig zu einem konkreten Unternehmen zugehorig sein und sich von den Waren anderer Unternehmen unterscheiden.⁷⁶ Das Schutzhindernis dient dazu, im Interesse der Allgemeinheit unfaire Rechtsmonopole zu verhindern und die Moglichkeit zur freien Entfaltung zu gewahrleisten.⁷⁷ Sollte bei einer Marke keine ausreichende Unterscheidungskraft angenommen werden, entspricht es dem Allgemeininteresse die Ware Oder Dienstleistung nicht zu monopolisieren und dadurch der Allgemeinheit die Nutzung zu ermbglichen.⁷⁸

Als maftgeblicher Zeitpunkt der Prufung absoluter Schutzhindernisse wurde der Zeitpunkt der endgultigen Entscheidung uber die Eintragung der Marke bestimmt. Zu diesem spaten Zeitpunkt soil zuverlassiger entschieden werden kbnnen, ob Schutzhindernisse vorliegen.⁷⁹ Bei der Prufung der fehlenden Unterscheidungskraft muss die Marke allerdings sowohl bei der Anmeldung als auch bei der Entscheidung uber die Eintragung ausreichende Unterscheidungskraft aufweisen.⁸⁰

Durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG kann das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft uberwunden werden. Dies bedeutet, dass eine Marke als betrieblicher Herkunftsnachweis auf dem Markt benutzt wird und bekannt ist. Dabei gilt der vom EuGH gepragte Grundsatz der „Benutzung der Marke als Marke", der aussagt, dass sich die Benutzung der Marke auf eine Ware Oder Dienstleistung beziehen muss, welche als herkunftshinweisend auf ein bestimmtes Unternehmen dient.⁸¹ Sofern es sich urn einen Begriff handelt, der die Waren Oder Dienstleistungen glatt beschreibt, ist eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem sehr hohen Durchsetzungsgrad auf dem Markt mbglich, wobei nicht auf bestimmte Prozentzahlen abzustellen ist. Vielmehr ist hier eine lange und intensive Benutzung entscheidend.⁸² Im Unterschied zu der Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG kommt es bei der Verkehrsdurchsetzung auf eine Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen an. Somit reicht nicht nur eine Geltung eines Teils der Verkehrskreise aus, sondern die Durchsetzung muss bei der Mehrheit aller beteiligten Kreise im gesamten Bundesgebiet vorliegen.

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist dem Schutzhindernis des Freihaltebedurfnisses an der Marke nach § 8 Abs.2Nr. 2 MarkenG ahnlich. Beide Schutzhindernisse dienen dem Schutz der Konkurrenten des Anmelders.⁸³ Sie sind daher voneinander abzugrenzen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht ein Schutzhindernis, wenn die Marke nur aus Zeichen und Angaben besteht, die die Waren Oder Dienstleistung beschreiben. Sofern eine reine Beschreibung vorliegt, besteht ein Freihaltebedurfnis an dem Begriff. Es kommt haufig zu Uberschneidungen der beiden Schutzhindernisse, jedoch sind diese nach standiger Rechtsprechung des EuGH und der Literatur voneinander getrennt zu betrachten.⁸⁴

Die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stellt darauf ab, ob wegen des beschreibenden Charakters ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft gewahrleistet wird und das Freihaltebedurfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bezieht sich darauf, ob aufgrund beschreibender Zeichen und Angaben die Nutzung fur jedermann frei gehalten werden muss.⁸⁵ Sofern keine ausreichende Unterscheidungskraft vorliegt, kann es bei einer Prufung dahin gestellt bleiben, ob auch ein Freihaltebedurfnis bestehen kbnnte, da bereits das Bestehen nur eines Schutzhindernisses zur Abweisung des Antrages fuhrt.

I. BeurteilungsmaRstabe

Vom BGH und EuGH wurden einige Vorgaben zur Beurteilung der fehlenden Unterscheidungskraft getroffen. Diese muss das DPMA beachten, urn rechtmaftige Entscheidungen zu treffen. So kommt es grundsatzlich daraufan, ob die Marke als Herkunftsnachweis dienen kann. Dies ist der Fall, wenn eine Marke erheblich von der Norm Oder der Branchenublichkeit abweicht.⁸⁶ Dazu muss die Marke zum einen im Hinblick auf die Waren Oder Dienstleistungsklassen betrachtet werden, fur die sie angemeldet wurde und zum anderen spielt hier die Entscheidung der maftgeblichen Verkehrskreise eine Rolle.⁸⁷ Die Auslegung erfolgt im Lichte des Allgemeininteresses, das der Vorschrift zugrunde liegt. Das heifit in diesem Fall um den Schutz vor ungerechtfertigten Monopolen.⁸⁸

Bei der Betrachtung der Waren- und Dienstleistungsklassen wird uberpruft in welchem Zusammenhang die Waren Oder Dienstleistungen mit den angegebenen Klassen stehen. Es muss eine Beurteilung fur jede Klasse erfolgen, sofern nicht eine umfassende Begrundung durch gleiche Erwagungen fur mehrere Klassen ausreichend ist.⁸⁹ Wenn die Markenanmeldung Oberbegriffe enthalt, ist eine Eintragung fur die gesamte Klasse abzulehnen, sobald bestimmten Waren und Dienstleistungen fehlende Unterscheidungskraft zugesprochen wird. Der Markenanmelder hat somit darauf zu achten, bestimmte Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 39 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung auszuschlieften.⁹⁰

Im Hinblick auf die maftgeblichen Verkehrskreise werden durchschnittlich informierte, aufmerksame und verstandige Verbraucher dieser Waren Oder Dienstleistungen dahingehend eingeschatzt, ob sie in der Marke einen Herkunftshinweis erkennen.⁹¹ Auch die Beurteilung von Fachkreisen kann ausschlaggebend sein, sofern diese einen erheblichen Teil des Verkehrs bilden.⁹² Zu berucksichtigen ist, dass der Durchschnittsverbraucher in der Regel nicht die Moglichkeit hat, Marken miteinander zu vergleichen, sondern sich aufein unvollkommenes Bild verlasst, das ihm im Gedachtnis geblieben ist.⁹³ Der EuGH entschied in der Entscheidung „Fussball WM 2006“, dass die Anschauung der Verkehrskreise auch bei den Marken herangezogen werden muss, die nicht unbedingt als Herkunftshinweis dienen.⁹⁴ Auch kann fur das Verstandnis der maftgeblichen Verkehrskreise entscheidend sein, auf welche Art und Weise eine Marke angebracht werden kann, da durch die Anbringung einer Marke die maftgeblichen Verkehrskreise diese als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstehen kann.⁹⁵

Abzustellen ist nicht auf eine tatsachliche Verwendung der Marke, da sich nicht jede Marke bereits im Verkehr befindet, sondern auf die Prognose, ob eine Herkunftsfunktion erfullt werden kann.⁹⁶ Nach den Vorgaben des EuGH muss eine Beurteilung streng und vollstandig erfolgen, damit eine ungerechtfertigte Eintragung vermieden wird. Somit bedarf es einer vorausgehenden Kontrolle, die nicht nur auf ein Mindestmaft beschrankt werden darf.⁹⁷ Es muss konkret fur jeden Einzelfall beurteil werden, ob es an Unterscheidungskraft fehlt.^{98 99} Die Behbrde hat dazu alle entscheidenden Tatsachen und Umstande zu berucksichtigen, wie beispielsweise auch vom Antragsteller vorgelegte Studien, die als Beleg fur eine ausreichende Unterscheidungskraft dienen sollen." Das DPMA nutzt zudem zur Verfugung stehenden Materialen, wie Lexika, Wbrterbucher, Fachliteratur, das Internet und die Rechtsprechung.¹⁰⁰ Bei dem Grad der Unterscheidungskraft ist ein groftzugiger Maftstab anzulegen, so dass auch eine geringe Unterscheidungskraft ausreicht, urn das Schutzhindernis zu uberwinden.¹⁰¹

Der EuGH teilte im Beschluss vom 12.2.2009 mit, dass die Behbrden Entscheidungen uber ahnliche Anmeldungen aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes berucksichtigen mussen, doch keine Bindungswirkung an vorherige Entscheidung bestehe. Bei fehlerhaften Entscheidungen kann sich nicht darauf berufen werden.¹⁰² In diesem Zusammenhang wurde entschieden, dass es ausreicht, wenn das DPMA in seiner Entscheidung angibt, vom Anmelder angebrachte vorherige Entscheidungen berucksichtigt zu haben, ohne dies naher erlautern zu mussen.¹⁰³

II. Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamtes

Im Jahr 2012 wurde insgesamt 59.849 Marken angemeldet. Davon beanspruchten Wortmarken mit einer Anzahl von 33.612 den grbftten Anteil.¹⁰⁴ Somit kommt dieser Markenform die groftte praktische Bedeutung zu. Eine Wortmarke besteht aus einem Oder mehreren Wbrtern Oder aus Schriftzeichen, Sonderzeichen, Buchstaben oderZahlen und enthalt keine Bilder. Es gibt verschiedene Arten von Wortmarken bei deren Beurteilung teilweise zusatzliche Grundsatze beachtet werden mussen. Am ehesten wird bei einer Wortmarke ausreichende Unterscheidungskraft angenommen, wenn diese kurz, originell und pragnant ist.¹⁰⁵

Nach der standigen Rechtsprechung wird eine Unterscheidungskraft dagegen nicht anerkannt, wenn die Bezeichnung einen rein beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, der in Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen als Sachhinweis erfasst wird.¹⁰⁶ Denn eine betriebliche Herkunft kann sich aus einer inhaltlichen Beschreibung nicht ableiten lassen.¹⁰⁷ Auch wenn die Bezeichnung die Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar betrifft, fehlt es an Unterscheidungskraft, wenn ein enger beschreibender Bezug zu den Waren und Dienstleistungen hergestellt wird und die maftgeblichen Verkehrskreise diesen als solchen auffassen. Aufterdem sind Bezeichnungen nicht unterscheidungskraftig, die aus gebrauchlichen Wbrtern der deutschen Sprache Oder einer Fremdsprache bestehen und daher nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden.¹⁰⁸

Am 13.6.2005 wurde die Markenrichtlinie des DPMA erlassen. Seit dem Erlass hat sich das DPMA selbst dazu verpflichtet, einheitliche Entscheidungen zu treffen und nachvollziehbar darzustellen. Schon vor dem Erlass der Markenrichtlinie ist es zu nicht nachvollziehbaren Entscheidungen gekommen. Daher konnte davon ausgegangen werden, dass die Entscheidungen ab dem Erlass nachvollziehbarer und die Beurteilungspraxis einheitlicher werden. Jedoch gab es auch nach dem Erlass der Markenrichtlinie unterschiedliche Beurteilung von DPMA und Bundespatentgericht. Das bedeutet, es ist zu Fehlentscheidungen durch das DPMA gekommen.

1. Entscheidungenzu umgangssprachlichen Begriffen

Unter umgangssprachlichen Begriffen werden im Rahmen dieser Ausarbeitung Wbrter erfasst, die im Alltag Verwendung finden und dort gebrauchlich sind. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sind keine besonderen Anforderungen zu stellen. Als Marke werden umgangssprachliche Begriffe relativ selten aufgrund fehlender Unterscheidungskraft abgewiesen, da eine Eintragung in der Regel bereits aufgrund des Freihaltebedurfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausscheidet.

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¹ Markengesetz vom 25.10.1994 (BGBI. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletztdurch Art. 15 des Gesetzes vom 24.11.2011 (BGBI. I S. 2302) geandert worden ist.

² llzhofer/Engels, Patent-, Marken- und Urheberrecht, S. 142.

³ Schalk, in: Buscher/ Dittmer/ Schiwy, Gewerblicher Rechtschutz, Urheberrecht, Medienrecht: Kommentar, Kapitel 3 § 1 MarkenG Rn. 2.

⁴ EuGH, Urteil vom 18.6.2002 - Rs. C-299/99, GRUR 2002, 804 (806).

⁵ DPMA, Marken - Eine Informationsbroschure zum Markenschutz, S. 5.

⁶ EuGH, Urteil vom 12.2.2004 - C-218/0, GRUR 2004, 428 (430); EuGH, Urteil vom 18.6.2002 - Rs. C-299/99, GRUR 2002, 804 (806); DPMA, Richtlinie fur die Prufung von Markenanmeldungen, S. 11.

⁷ EuGH, Urteil vom 18.6.2009 - C-J048/07, BeckEuRS 2009, 496674 (496674).

⁸ EuGH, Urteil vom 12.12.2002 - Rs. C-273/00, GRUR 2003, 145 (147).

⁹ Bingener, Markenrecht, B. Rn. 3.

¹⁰ EuGH, Urteil vom 22.9.2011 - C-323/09, GRUR 2011, 1124 (1128).

¹¹ Fezer, Markenrecht, D. Rn. 10.

¹² Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 1 Rn. 36.

¹³ WIPO, Member States, http://www.wipo.int/members/en/ (aufgerufen am 25.5.2013).

¹⁴ Hacker, in: Strobele/Hacker: Markengesetz, § 4 Rn. 9.

¹⁵ Hacker, in: Strobele/Hacker: Markengesetz, § 4 Rn. 22,

¹⁶ Berlit, Markenrecht, S. 26.;

Hacker, in: Strobele/Hacker: Markengesetz, § 4 Rn. 23.

¹⁷ Hacker, in: Strobele/Hacker: Markengesetz, § 4 Rn. 30.

¹⁸ Hacker, in: Strobele/Hacker: Markengesetz, § 4 Rn. 45.

¹⁹ Ekey, in: Ekey/Klippel/Bender: Markenrecht, § 4 Rn. 23.

²⁰ Hacker, in: Strobele/Hacker, Markengesetz, § 4 Rn. 71.; Schultz, Markenrecht, § 4 Rn. 21.

²¹ Hacker, in: Strobele/Hacker, Markengesetz, § 4 Rn. 77.

²² Ekey, in: Ekey/Klippel/Bender: Markenrecht, § 4 Rn. 97.

²³ Gesetz uber Markenschutz vom 30.11.1874 (RGBI. S. 143).

²⁴ Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 (RGBI. S. 441).

²⁵ Schultz, in: Schultz, Markenrecht, A. Rn. 6.

²⁶ BGBI, I, S. 29.

²⁷ Schultz, in: Schultz, Markenrecht, A. Rn. 7.

²⁸ Schultz, in: Schultz, Markenrecht, A. Rn. 8.

²⁹ Deutsche Patent- und Markenamt, Geschichte, http://www.dpma.de/amt/geschichte/ (aufgerufen am 5.6.2013).

³⁰ Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.3.1883 (RGBI. 1903, S. 147).

³¹ Madrider Abkommen uber die internationale Registrierung von Marken vom 14.4.1891 (BGBI. 1970 II S. 293, 418).

³² Protokoll zum Madrider Abkommen uber die internationale Registrierung von Marken vom 27.6.1989 (BGBI. 1995 II S.1016).

³³ Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 1. Rn. 221.

³⁴ Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 1. Rn. 219.

³⁵ Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten uber die Marken (ABI.1989 Nr. L 40 S. 1, ber. ABI. Nr. L 60 S. 35).

³⁶ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 uber die Gemeinschaftsmarke ((ABI. EG Nr. L 303 vom 14. Januar 1994, S. 1).

³⁷ Pressemitteilung des HABM von Februar 2012, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/pressRoom/media_briefing_ de.pdf, S. 2, (aufgerufen am 24.5.2013).

³⁸ Bingener, Markenrecht, B. Rn. 13.

³⁹ Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates uber die Gemeinschaftsmarke vom 29.2.2009 (ABI. EU Nr. L 78 S. 1).

⁴⁰ Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten uber die Marken ABI. Nr. L299/25, S. 25.

⁴¹ Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 29.4.2004 (ABI. EU Nr. L 157/45, ber. ABI. Nr. L 195/16 und ABI. Nr. L 351/44).

⁴² Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7.7.2008 (BGBI. I S. 1191, ber. S. 2070).

⁴³ Hacker, in: Strobele/Hacker, Markengesetz, Einl. Rn. 12.

⁴⁴ Markenanderungsgesetz 1996 vom 19.7.1996 (BGBI. I S. 1014).

⁴⁵ Hacker, in: Strobele/Hacker: Markengesetz, Einl. Rn. 21.

⁴⁶ Hacker, in: Strobele/Hacker: Markengesetz, Einl. Rn. 16.

⁴⁷ Artikel 1 des Zweiten Patentanderungsgesetz vom 16.7.1998 (BGBI. I S. 1827).

⁴⁸ DPMA, Das Deutsche Patent und Markenamt, http://www.dpma.de/amt/index.html (aufgerufen am 24.5.2013).

⁴⁹ DPMA, Patentinformationszentren, http://www.dpma.de/amt/kooperation/patentinformationszentren/, (aufgerufen am 24.5.2013)

⁵⁰ BPatG, Beschluss vom 14.4.2000 - 33 W (pat) 193 / 99, GRUR Int 2000, 924 (925).

⁵¹ EuGH, Urteil vom 18.6.2009 - C-J048/07, BeckEuRS 2009, 496674 (496674).

⁵² Kirschneck, in: Strobele/Hacker, Markengesetz, § 3 Rn. 6.

⁵³ BGH, Beschluss vom 21.9.2000 -1 ZB 35/98 (BPatG), NJW-RR 2001, 252 (252).

⁵⁴ Ingerl/Rohnke: Markengesetz, § 3 Rn. 10.

⁵⁵ EuGH, Urteil vom 12.12.2002 - C-273/00, GRUR 2003, 145 (147).

⁵⁶ Schultz, in: Schultz, Markenrecht Kommentar, § 8 Rn. 3.

⁵⁷ EuGH, Urteil vom 27.11.2003 - C-283/01, GRUR 2004, 54 (57).

⁵⁸ EuGH, Urteil vom 12.12.2002 - C-273/00, GRUR 2003, 145 (147)

⁵⁹ Nordemann, Wettbewerbsrecht Markenrecht, S. 347.

⁶⁰ EuGH, Urteil vom 27.11.2003 - C-283/01, GRUR 2004, 54 (57).

⁶¹ Kirschneck, in: Strobele/Hacker, Markengesetz, § 3 Rn. 16.

⁶² Kirschneck, in: Strobele/Hacker, Markengesetz, § 3 Rn. 27.

⁶³ BPatG, Beschluss vom 24.4.2012 - 33 W (pat) 122/09, GRUR 2012, 840 (841).

⁶⁴ Nordemann, Wettbewerbsrecht Markenrecht, S. 346.

⁶⁵ DPMA, Richtlinie fur die Prufung von Markenanmeldungen, S. 1 ff.

⁶⁶ EuGH, Urteil vom 19.6.2012 - C-J03/10, BeckEuRS 2012, 680071 (680071).

⁶⁷ DPMA, Marken - Eine Informationsbroschure zum Markenschutz, S. 12.

⁶⁸ DPMA, Richtlinie fur die Prufung von Markenanmeldungen, S. 1 ff.

⁶⁹ DPMA, Richtlinie fur die Prufung von Markenanmeldungen,, S. 1 ff.

⁷⁰ DPMA, Marken - Eine Informationsbroschure zum Markenschutz, S. 21.

⁷¹ llzhofer/Engels, Patent-, Marken- und Urheberrecht, S. 163.

⁷² Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rn. 15.

⁷³ DPMA, Merkblatt: Wie melde ich eine Marke an?, S. 6

⁷⁴ Hacker, Markenrecht, S. 49.

⁷⁵ BGH, Beschluss vom 19.1.1995 -1 ZB 20/92, GRUR 1995, 408 (409)

⁷⁶ EuGH, Urteil vom 17.12.2010 - T-336/08, GRUR 2011,425 (426).; DPMA, Richtlinie fur die Prufung von Markenanmeldungen, S. 11.

⁷⁷ Bingener, Markenrecht, S. 68; EuGH, Urteil vom 6.5.2003 - C-104/01, GRUR 2003, 604 (608).

⁷⁸ BPatG, Beschluss vom 23.1.2013 - 26 W (pat) 534/10, BeckRS 2013, 04589 (04589).

⁷⁹ EuGH, Urteil vom 12.2.2004 - C-363/99, GRUR 2004, 674 (675).

⁸⁰ Strnbele, in Strobele/Hacker, Markengesetz, § 8 Rn. 17.

⁸¹ EuGH, Urteil vom 7.7.2005 - C-353/03, GRUR 2005, 763 (764).

⁸² BGH, Beschluss vom 2.4.2009 -1 ZB 94/06 (BPatG), GRUR 2009, 954 (956).

⁸³ Hacker, Markenrecht, S. 41.

⁸⁴ EuGH, Urteil vom 12.2.2004 - C-363/99, GRUR 2004, 674 (677); EuGH, Urteil vom 8.4.2003 - C-53/01 bis C-55/01, GRUR 2003 514, (518); Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 48; Strnbele, in: Strobele/Hacker, Markengesetz, § 8 Rn. 62.

⁸⁵ Strnbele, in: Strobele/Hacker, Markengesetz, § 8 Rn. 64.

⁸⁶ EuGH, Urteil vom 24.5.2012 - C-98/11 P, GRUR 2012, 925 (927).

⁸⁷ EuGH, Urteil vom 17.12.2010 - T-336/08, GRUR 2011,425 (426).

⁸⁸ EuGH, Urteil vom 18.6.2002 - C-299/99, EuZW 2007, 507 (512)., Strnbele, in: Strobele/Hacker, Markengesetz, § 8 Rn. 58.

⁸⁹ EuGH, Urteil vom 15.2.2007 - C-239/05, GRUR 2007, 425 (426).

⁹⁰ Strobele, in: Strobele/Hacker, Markengesetz, § 8 Rn. 312.

⁹¹ EuGH, Urteil vom 12.2.2004 - C-363/99, GRUR 2004, 674 (675)., BGH, Beschluss vom 1.7.2010-I ZB 68/09, GRUR 2011, 158(158).

⁹² BGH, Beschluss vom 23.6.1994 -1 ZB 7/92 (BPatG).GRUR 1994, 805 (806).

⁹³ EuGH, Urteil vom 6.5.2003 - C-104/01, GRUR 2003, 638 (642).

⁹⁴ BGH, Beschluss vom 27.4.2006 -1 ZB 96/05, NJW 2006, 3002 (3007).

⁹⁵ BGH, Beschluss vom 24.4.2008 -1 ZB 21/06 , GRUR 2008, 1093 (1096); BGH, Beschluss vom 24.6.2010 - I ZB 115/08, BeckRS 2010, 25607 (25607).

⁹⁶ EuG, Urteil vom 7.10.2004 - C-136/02, GRUR Int 2005, 135 (136)

⁹⁷ EuGH, Urteil vom 6.5.2003 - C-104/01, GRUR 2003, 638 (641).

⁹⁸ EuGH vom 6.5.2003, C-104/01, GRUR 2003, 638 (642).

⁹⁹ EuGH, Urteil vom 12.2.2004 - C-363/99, GRUR 2004, 674 (675).

¹⁰⁰ DPMA, Richtlinie fur die Prufung von Markenanmeldungen, S. 10.

¹⁰¹ BGH, Beschluss vom 1.7.2010 -1 ZB 68/09, GRUR 2011, 158 (158).

¹⁰² EuGH, Beschluss vom 12.2.2009 - C-39/08, 43/08, GRUR 2009, 667 (658)

¹⁰³ BGH, Beschluss vom 17. 8.2010 -1 ZB 59/09 (BPatG), BeckRS 2011, 02149 (02149).

¹⁰⁴ DPMA, Statistiken, Blattfur Patent-, Muster- und Zeichenwesen Heft 3 2013, S. 112.

¹⁰⁵ BGH, Beschluss vom 13.6.2002 -1 ZB 1/00, GRUR 2002, 1070 (1071).

¹⁰⁶ EuGH, Urteil vom 12.2.2004 - C-363/99, GRUR 2004 674 (678).

¹⁰⁷ Strobele, in Strobele/Hacker, Markengesetz, § 8 Rn. 127.

¹⁰⁸ BGH, Beschluss vom 22.1.2009 -1 ZB 52/08, BeckRS 2009, 19748 (19748); BGH, Beschluss vom 22.1.2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 (950).

• Hochschule: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
• Note: 1,5
• Autor: Julia Kowalewsky (Autor:in)
• Erscheinungsjahr: 2013
• Seiten: 90
• Katalognummer: V471371
• ISBN (eBook): 9783668967540
• ISBN (Buch): 9783668967557
• Sprache: Deutsch
• Schlagworte: unterscheidungskraft, wortmarken, entscheidungspraxis, deutschen, patent-, markenamtes, bundespatentgerichts, markengesetz