Die Arbeit beschäftigt sich mit der so genannten „Cuban Rum Controversy“, dem Streit um die Rechte am Markennamen Havana Club. Dieser Fall berührt diverse Komplexe des internationalen und des amerikanischen Markenrechts.
Schwerpunkt ist jedoch vorliegend die Untersuchung der Entscheidung des WTO-Streitschlichtungspanels und der vom Appelate Body am 02.01.2002 festgestellten Ergebnisse. Das Panel wurde von der Europäischen Union auf Initiative Frankreichs einberufen, um die Rechte des französischen Unternehmens Pernod Ricard zu sichern. Antragsgegner waren die Vereinigten Staaten, die 1998 den Sec.211 Omnibus Appropriations Act erlassen hatten, um die Handelsinteressen von Bacardi & Co. Ltd. und Bacardi-Martini gegen Pernod Ricard zu sichern.
Zunächst werden der Konflikt und seine Ursprünge dargestellt, hierbei wird primär auf die Fakten Bezug genommen, wie sie vom Southern District Court of New York in den Havana Club Fällen I bis IV festgestellt wurden und wie sie auch von der WTO den Streitschlichtungsverhandlungen zu Grunde gelegt wurden. Im Anschluss wird die Entscheidung des Appellate Body der WTO anhand der maßgeblichen Normen des TRIPS-Abkommen betrachtet und bewertet.
Gliederung
A. Einleitung
B. Konfliktgeschichte
I. Entwicklungen und Ausgangslage des Konfliktes (bis 1996/97)
II. Havana Club Urteile vor dem SDNY (1996-1999)
1. HCH, HCI ./. Bacardi I
2. HCH, HCI ./. Bacardi II
3. HCH, HCI ./. Bacardi III
4. HCH, HCI ./. Bacardi IV
III. Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998
1. Entstehungsgeschichte
2. Regelungsgehalt
a) Sec. 211 (a) (1) OAA
b) Sec. 211 (a) (2) OAA
c) Sec. 211 (b) OAA
IV. Entwicklung des Konfliktes nach dem Erlass des Sec. 211 OAA
C. Appellate Body Report (WT/DS176/AB/R, 02.01.2002)
I. Art. 6 quinquies PVÜ
II. Art. 15 I TRIPS
III. Art. 16 TRIPS
IV. Art. 42 TRIPS
V. Art. 3 I TRIPS, Art. 2 (1) PVÜ
VI. Art. 4 TRIPS
VII. Handelsnamen
D. Bindungswirkung
E. Stellungnahme und Kritik
A. Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der so genannten „Cuban Rum Controversy“, dem Streit um die Rechte am Markennamen Havana Club. Dieser Fall berührt diverse Komplexe des internationalen und des amerikanischen Markenrechts.
Schwerpunkt meiner Arbeit ist jedoch vorliegend die Untersuchung der Entscheidung des WTO-Streitschlichtungspanels und der vom Appelate Body am 02.01.2002 festgestellten Ergebnisse. Das Panel wurde von der Europäischen Union auf Initiative Frankreichs einberufen, um die Rechte des französischen Unternehmens Pernod Ricard zu sichern. Antragsgegner waren die Vereinigten Staaten, die 1998 den Sec.211 Omnibus Appropriations Act[1] erlassen hatten, um die Handelsinteressen von Bacardi & Co. Ltd. und Bacardi-Martini gegen Pernod Ricard zu sichern. Meine Arbeit gliedert sich in zwei Schwerpunkte.
Zunächst werde ich mich mit der Darstellung des Konfliktes und seiner Ursprünge beschäftigen. Hierbei werde ich mich primär auf die Fakten beziehen wie sie vom Southern District Court of New York in den Havana Club Fällen I bis IV festgestellt wurden und wie sie auch von der WTO den Streitschlichtungsverhandlungen zu Grunde lagen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass nach Darstellung von Bacardi, wie auch von Pernod Ricard und von Havana Club International einige dieser mutmaßlichen Fakten falsch berücksichtigt wurden[2]. Auf diesbezügliche Vorwürfe von Seiten der Opponenten werde ich nur marginal eingehen, da sie für die WTO Entscheidung und die Bewertung dieser Entscheidung nicht maßgeblich waren/sind. Im Anschluss werde ich die Entscheidung des Appellate Body der WTO anhand der maßgeblichen Normen des TRIPS-Abkommen betrachten und dazu abschließend Stellung beziehen.
B. Konfliktgeschichte
I. Entwicklungen und Ausgangslage des Konfliktes (bis 1996/97)
Von 1934 bis 1960 wurde der renommierte Havana Club Rum von der José Arechabala S.A., einem kubanischen Familienunternehmen in Cárdenas, an der Nordküste Kubas, produziert und vertrieben[3]. Zu den Vermögenswerten gehörte unter anderem auch die Handelsmarke Havana Club. In den Jahren 1959 und Anfang 1960 kam es schließlich zur kubanischen Revolution unter Fidel Castro, der im Oktober 1960 schließlich die Arechabala Familie enteignete und die Fabrikanlagen in Cárdenas verstaatlichte[4]. In der Folge der Revolution verlässt die Familie schließlich Kuba und flüchtet zunächst nach Florida und geht von dort aus dann schließlich 1962 ins spanische Exil. Für die zurückgelassenen Werte wurde keine Entschädigung seitens des kubanischen Staates oder anderer Stellen gezahlt. Die kubanische Regierung fasste schließlich 1961 zahlreiche Exportorientierte Betriebe in einer staatlichen Dachgesellschaft mit der Firma Cubaexport zusammen. Diese nahm 1972 die Produktion und den Vertrieb von Havana Club Rum wieder auf und erreichte 1976 auch die Eintragung der Marke „Havana Club“ in den Vereinigten Staaten auf Grundlage von Sec. 44 Lanham Act[5], der es ausländischen Firmen gestattet Handelsmarken in den USA einzutragen.
Nachdem sich der Staat Kuba seit 1971 bemühte für sein Exportgeschäft finanzkräftige ausländische Partner zu finden, gelang es schließlich 1976 den französischen Spirituosenkonzern Pernod Ricard als Partner für den Handel mit kubanischem Rum zu gewinnen. Cubaexport und Pernod Ricard bildeten in der Folge ein Joint Venture in Form von zwei Gesellschaften, an denen sie jeweils mit 50% beteiligt waren, so wurden die Havana Club Holding (HCH) und Havana Club International (HCI) gegründet. HCI erhielt die Exklusivlizenz für Vermarktung und Verkauf des Rums unter der Marke „Havana Club“[6].
Zeitgleich bemühte sich Pernod Ricard von der Arechabala Familie einen Verzicht sämtlicher Rechte, die diese an der Marke und dem Unternehmenseigentum auf Kuba jemals hatte, zu erwirken. Dieser Deal scheiterte jedoch. In den nachfolgenden Jahren suchte die Arechabala Familie selbst nach einem neuen Käufer und fand diesen schließlich nach kurzen Verhandlungen 1997 in Bacardi. So kaufte der auf den Bermudas beheimatete Konzern 1997 über eine ad hoc gegründete liechtensteinische Gesellschaft den Firmenwert und alle weiteren etwaigen aus der Rumproduktion auf Kuba hinterlassenen Vermögenswerte, sowie den „goodwill of the business“[7].
Ab 1995 begann Bacardi-Gallon, ein Teil des Bacardi Konzerns auf den Bermudas mit der Produktion eines goldenen Rums, der ab Januar 1996 von Bacardi-Martini in den Vereinigten Staaten unter der Marke „Havana Club“ verkauft wurde. Die Produktion und der Vertrieb wurden jedoch 1996 wieder gestoppt, um den Ausgang des Streits mit HCH und HCI abzuwarten[8].
Zuvor hatten Cubaexport und HCI am 05. Oktober 1995 beim Office of Foreign Asset Control (OFAC)[9] eine Sondergenehmigung zur Übertragung der Rechte an der Marke „Havana Club” an HCI beantragt. Diese Lizenzübertragung wurde am 13.11.1995 bewilligt.
Nachdem Bacardi und die Arechabala Familie Anfang 1997 handelseinig über den Verkauf der Vermögenswerte waren, wurde am 17.04.1997 vom OFAC die Genehmigung zur Übertragung der Marke widerrufen[10].
Ab 1996 versuchten HCH und HCI ihre Rechte gerichtlich vor dem US District Court - Southern District of New York (SDNY) geltend zu machen[11].
II. Havana Club Urteile vor dem SDNY (1996-1999)
1. HCH, HCI ./. Bacardi I
Im Jahre 1996 riefen HCH und HCI den SDNY unter dem Vorsitz von Richterin Scheindlin an, um Bacardi die Verwendung der Marke „Havana Club“ zu untersagen. Die Kläger führten aus, dass die Beklagte es unterlassen sollte „ ‚Havana Club’ as part of any trademark, service mark, brand name, trade name or other business or commercial designation in connection with the sale, distribution, advertising or promotion of rum or rum products in the United States” zu nutzen. Bacardi berief sich darauf, dass HCH und HCI kein Recht an der Marke erworben hätten, da sie die Cuban Asset Control Regulations (CACR)[12] und den Lanham Act verletzt hätten. Im Urteilsspruch zu Havana Club I verzichtete Richterin Scheindlin auf eine Bewertung, da es sich ihres Erachtens nach um eine außenpolitische Frage handele, die sich einer richterlichen Prüfung entziehe[13].
2. HCH, HCI ./. Bacardi II
Nachdem das OFAC am 17.04.1997 die Lizenz widerrufen hatte, erging die zweite Entscheidung, in der die vorsitzende Richterin zu dem Schluss kam, dass die klageführenden Parteien keine Rechte an der Marke „Havana Club“ in den Vereinigten Staaten geltend machen könnten[14].
3. HCH, HCI ./. Bacardi III
Im dritten Prozess erweiterten HCH und HCI ihre Klage, indem sie nunmehr auch eine Verletzung ihres Anspruches auf den Handelsnamen „Havana Club“ gelten machten. Sie führten aus, dass Bacardi durch die Produktion des Rums auf den Bahamas den Verbraucher in den Vereinigten Staaten vorsätzliche täusche, wenn dieser unter dem Namen „Havana Club“ vertrieben werde. Zur Verteidigung führte Bacardi 21 Gegenanträge an, die jedoch sämtlich abgelehnt wurden. Zum Vorbringen der Kläger bezog das Gericht keine Position[15].
4. HCH, HCI ./. Bacardi IV
Im vierten Prozess vor dem SDNY machten HCH und HCI eine Verletzung des Lanham Acts und General Inter-American Convention[16] von 1929 geltend. Außerdem führten sie abermals aus, dass die Verwendung des Namens „Havana Club“ irreführend sei, da der unter dieser Bezeichnung vertriebene Rum auf den Bermudas produziert würde. Die Berufung auf die Inter-American Convention lehnte Richterin Scheindlin ab, da HCH nach luxemburgischem Recht gegründet worden war und HCI als kubanisches Unternehmen unter das „Kuba-Embargo“ falle und so kein „standing“ vor einem amerikanischen Gericht habe[17]. Hinsichtlich der missbräuchlichen Verwendung des Namens „Havana Club“ durch Bacardi kam es, bedingt durch den Erlass von Sec. 211 OAA, nicht mehr zu einer materiellrechtlichen Prüfung. Dennoch wurde im Urteilsspruch festgestellt, dass bedingt durch das „Kuba-Embargo“ beim Verbraucher keine Irreführung auftreten könne, da eine Einfuhr kubanischer Erzeugnisse untersagt sei. Eine falsche Herkunftsangabe allein reiche noch nicht aus, zusätzlich müsse der US Verbraucher hierdurch irregeführt werden. Auch stellte Richterin Scheindlin abschließend fest, dass das neue, jüngere Gesetz[18] die Verpflichtungen aus der Inter-American Convention und dem Lanham Act aufhebe. Eine Verletzung der Separation of Powers Doktrin wurde von ihr ebenso verneint, wie der Vorwurf, dass es sich um ein Einzelfallgesetz handele[19].
III. Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998
1. Entstehungsgeschichte
Auf Vorschlag des Senators von Florida, Conny Mack, wurde am 21.10.1998 in einem allgemeinen Haushaltsgesetz die Regelung des Section 211 OAA verabschiedet. Die Regelung wurde seinerzeit von der juristischen Fachwelt kaum beachtet und vermutlich auch von einem Großteil der Kongressmitglieder in ihrer Folgewirkung unterschätzt[20], zumal das verabschiedete Gesamtgesetzespaket mit Ausnahme der Section 211 diverse, allgemeine Haushaltsgesetze enthielt, die auf keine besondere Brisanz schließen ließen.
2. Regelungsgehalt
Der Sec. 211 OAA handelt primär von Marken und Handelsnamen, die gleich oder ähnlich solchen sind, die von der kubanischen Regierung seit dem 01.01.1959 beschlagnahmt wurden.
a) Sec. 211 (a) (1) OAA
Im ersten Absatz des Abschnittes (a) wird die Eintragung von Marken, Handels- und Geschäftsbezeichnungen o.g. Art untersagt. Außerdem wird ein Verbot hinsichtlich der Vornahme von Zahlungen in Verbindung mit einer Eintragung oder Erneuerung einer Marke ausgesprochen. Als Ausnahme wird die Zustimmung des eigentlichen Eigentümers oder seines Rechtsnachfolgers festgelegt.[21]
b) Sec. 211 (a) (2) OAA
Die Regelung des Absatzes (2) im Abschnitt (a) untersagt des den Gerichten in den Vereinigten Staaten die Rechte des Staates Kuba, seiner Staatsangehörigen oder etwaiger Rechtsnachfolgern anderer Nationalität anzuerkennen oder durchzusetzen, sowie zu bestätigen. Diese Regelung bezieht sich auf die Behauptung ein Recht an einer konfiszierten Marke, Handels- oder Geschäftsbezeichnung zu haben. Der im Gesetzestext verwendete Begriff eines Designated National bezieht sich auf alle kubanischen Staatsangehörigen, sowie alle Ausländer mit anderer Staatsangehörigkeit, die Rechtsnachfolger von kubanischen Staatsangehörigen geworden sind[22][23].
c) Sec. 211 (b) OAA
Im Abschnitt (b) des Section 211 Omnibus Appropriations Act wird es US Gerichten untersagt, die Recht des Staates Kuba, seiner Staatsangehörigen oder von designated nationals anzuerkennen oder durchzusetzen, sowie zu bestätigen, wenn diese behaupten nach einem internationalen Vertrag oder nach Sec. 44 (b), (e) Lanham Act ein Recht an der Marke, Handels- oder Geschäftsbezeichnung zu haben. Als Ausnahme ist die ausdrückliche Zustimmung des Eigentümers oder Rechtsnachfolgers festgelegt.[24]
[...]
[1] im folgenden „OAA“
[2] so erhob e.g. Havana Club International massive Vorwürfe, dass der Sec. 211 OAA nur auf Grund forcierten Lobbying durch Bacardi gegenüber maßgeblichen Stellen der amerikanischen Executive und Legislative erlassen wurde, vgl. http://www.havana-club.com/uk/conflit.html
[3] Kimmerling, Havana Club, 121f.
[4] am 15.10.1960 trat das „Cuban Law No. 890” in Kraft, das die Enteignung aller privatwirtschaftlichen Betriebe anordnete, hierzu: Havana Club Urteil IV
[5] 15 U.S.C. 1126
[6] Jakob, GRUR Int 2002, 406f.; Brinkerhoff, RJoGLB 2001, 113f.; Neue Zürcher Zeitung, Ressort Wirtschaft, 09.08.2001, Nr. 182, S. 19
[7] Jakob, GRUR Int 2002, 407; Peppard, Holland & Knight LLP, 9f.
[8] Neue Zürcher Zeitung, Ressort Wirtschaft, 09.08.2001, Nr.182, S.19
[9] Das OFAC überwacht als Abteilung des US Department of Treasury Handelssanktionen gegen Staaten und Organisationen und setzt diesbezügliche Restriktionen durch, vgl.: http://www.ustreas.gov/offices/eotffc/ofac/
[10] Kimmerling, Havana Club, 122
[11] Kimmerling, Havana Club, 122f.
[12] CACR, i.e. OFAC Richtlinien zur Behandlung Kubas (15 CFR Part 515), sog. „Kuba-Embargo“, hierzu: http://www.ustreas.gov/ofac/t11cuba.pdf
[13] Havana Club Holding, S.A. and Havana Club Int’l, S.A. v. Galleon S.A., Bacardi-Martini USA, Inc., Gallo Wine Distribs., Inc., G.W.D. Holdings, Inc. and Premier Wine and Spirits, 961, F.Supp., 498 (SDNY 1997)
[14] Havana Club Holding, S.A. and Havana Club Int’l, S.A. v. Galleon S.A., Bacardi-Martini USA, Inc., Gallo Wine Distribs., Inc., G.W.D. Holdings, Inc. and Premier Wine and Spirits, 974, F.Supp., 302 (SDNY 1997)
[15] Havana Club Holding, S.A. and Havana Club Int’l, S.A. v. Galleon S.A., Bacardi-Martini USA, Inc., Gallo Wine Distribs., Inc., G.W.D. Holdings, Inc. and Premier Wine and Spirits, 1998 WL 150983 (SDNY 31.03.1998)
[16] 46 Stat. 2907, 124 L.N.T.S. 357 (20.02.1929)
[17] Havana Club Holding, S.A. and Havana Club Int’l, S.A. v. Galleon S.A., Bacardi-Martini USA, Inc., Gallo Wine Distribs., Inc., G.W.D. Holdings, Inc. and Premier Wine and Spirits, 62 F.Supp., 2d 1085 (SDNY 14.04.1999)
[18] Sec. 211 OAA
[19] Jakob, GRUR Int 2002, 408; PTCJ 1999, 544f.
[20] Jakob, GRUR Int 2002, 407; Miami Herald, 18.06.2001, S.17
[21] Sec. 211 (a) (1): Notwithstanding any other privision of law, no transcation or payment shall be authorized or approved pursuant to section 515.527 of title 31, Code of Federal Regulations, as in effect on September 9, 1998, with respect to a mark, trade name, or commercial name that is the same as or substantially similar to a mark, trade name oder commercial name that was used in connection with a business or assets that were confiscated unless the original owner of the mark, trade name or commercial name, ort he bona fide successor-in-interest has expressly consented.
[22] Sec. 211 (a) (2): No U.S. court shall recognize, enforce or otherwise validate any assertion of rights by a designated national based on common law rights or registration obtained under such section 515.527 of such a confiscated (Spezifizierung des Begriffs confiscated in Sec. 211 (d) (2) OAA unter Verweisung auf 515.336, Title 31, Code of Federal Regulations [31 CFR]) mark, trade name or commercial name.
[23] Sec. 211 (d) (1) OAA unter Verweisung auf Sec. 515.305, Title 31, Code of Federal Regulations (in 515.306, 31 CFR: Erweiterung um einige spezial designated nationals, diese Erweiterung ist jedoch nicht Bestandteil des Sec. 211 OAA)
[24] Sec. 211 (b): No U.S. court shall recognize, enforce or otherwise validate any assertion of treaty rights by a designated national or its successor-in-interest under section 44 (b) or (e) of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1126 (b) or (e)) for a mark, trade name, or commercial name that is the same as or substantially similar to a mark, trade name, or commercial name that was used in connection with a business or assets that were confiscated unless the original owner of such mark, trade name, or commercial name, or the bona fide successor-in-interest has expressly consented.
- Arbeit zitieren
- Christoph Barth (Autor:in), 2005, Rechtsfragen der Welthandelsorganisation - Die "Cuban Rum Controversy", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80373
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